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La tutela del marchio

12 Lug 2019, by Luca Borsani in Area legale, Diritto commerciale

La tutela del marchio

Il marchio è una risorsa aziendale da proteggere e tutelare in quanto segno distintivo dei propri prodotti da quelli della concorrenza, garanzia di qualità e affidabilità agli occhi della clientela.

Proprio tali caratteristiche rendono il marchio uno dei più importanti strumenti per l’azienda e, come tale, necessita di una tutela mirata.

La registrazione del marchio

La prima tutela che l’azienda può porre in essere è la registrazione del proprio marchio. Attraverso un’apposita procedura è possibile infatti associare quel marchio alla propria azienda, rendendolo di fatto un segno unico che non potrà essere utilizzato da altri competitor.

La registrazione del marchio può avvenire in un singolo Paese, a livello Europeo o internazionale. Nel primo caso il marchio sarà protetto solo nello Stato di registrazione, mentre con la registrazione europea o internazionale, la protezione si estenderà rispettivamente nei Paesi europei e tutti i Paesi esteri.

Il titolare di un marchio registrato potrà ai sensi dell‘art. 20 CPI

vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’utilità della registrazione del marchio è chiara dal tenore letterale dell’articolo sopra citato. Una buona strategia aziendale dovrebbe presupporre proprio la cristallizzazione dell’identità dell’azienda e questo avviene proprio grazie alla registrazione del segno distintivo.

L’opposizione alla registrazione di un marchio identico o simile

Una delle tutele del marchio è rappresentata dalla procedura di opposizione ad una registrazione di marchio simile o identico. A seguito di segnalazione da parte di EUIPO di una tale richiesta, il proprietario del marchio, attraverso il professionista di fiducia, dovrà valutare un’eventuale incompatibilità con il segno distintivo, anche in relazione alle categorie di appartenenza di entrambi i marchi (le categorie di appartenenza sono contenute nella Classificazione di Nizza).

Qualora si riscontrasse che il marchio per il quale si richiede la registrazione, presenti dei tratti che potrebbero indurre la clientela in confusione sulla provenienza del prodotto, il titolare si dovrà opporre alla registrazione.

Ma cosa succede se qualcun’altro utilizzi un marchio simile o identico? Quale tutela bisogna porre in essere?

La tutela stragiudiziale

Possono naturalmente nascere delle controversie sull’utilizzo del marchio. Prima di procedere con azioni giudiziali, il proprietario del marchio potrà esperire dei tentativi di conciliazione, attraverso gli istituti dell’arbitrato e della mediazione.

Azione di nullità e azione di contraffazione

I rimedi giudiziali in tali casi sono rappresentati dall‘azione di nullità e dall’azione di contraffazione.

L’azione di nullità del marchio si instaura al fine di accertare la mancanza dei requisiti di validità del marchio. Data la natura dell’accertamento, condizione necessaria affinché si possa esperire tale azione è l’avvenuta registrazione del marchio del quale si richiede l’accertamento.

Nel caso in cui il diritto d’uso esclusivo di un marchio venga leso da un terzo, il proprietario potrà esperire l’azione di contraffazione, di natura reale e imprescrittibile. Il Giudice adito dovrà come primo incombente stabilire se il marchio di cui trattasi è “debole” o “forte“. La Corte di Cassazione ha infatti precisato una diversa disciplina

essendo la protezione dei primi limitata alle parti del segno dotate di originalità mentre per i marchi forti la tutela e’ estesa a tutti gli elementi che li compongono. (Cass. 1724/1994)

Le misure cautelari

Spesso il titolare del marchio non può attendere le tempistiche necessarie per esperire e concludere l’azione di contraffazione. Potrebbe essere necessario in tali casi interrompere immediatamente il comportamento illecito, per evitare che l’utilizzo del marchio da parte di terzi produca danni ingenti. Si potrà quindi richiedere al Giudice l’applicazione delle misure cautelari, ovvero la descrizione, il sequestro o l’inibitoria.

Per applicare tali misure il Giudice dovrà preventivamente verificare la sussistenza del fumus boni iuris, ossia la probabile fondatezza della pretesa attorea, e il periculum in mora, ovvero la probabilità che nelle more del giudizio si possano verificare situazioni lesive.

Descrizione

La descrizione viene richiesta al fine di avere un’idea più chiara del fenomeno contraffattivo in essere o quando si vuole evitare che l’utilizzatore nasconda le prove dell’illecito. Si chiederà quindi al Giudice che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione del proprio marchio, la descrizione dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova.

Sequestro

Con tale misura viene richiesto il sequestro dei prodotti, dei mezzi adibiti alla produzione degli stessi e degli elementi di prova.

Inibitoria

L’inibitoria consiste nell’ingiunzione da parte del Giudice all’autore della violazione di cessare ogni attività illecita, prevedendo, se del caso, il pagamento di una penale per violazione o inosservanza dell’ordine o di ritardo nell’esecuzione dello stesso.

Lo studio legale Borsani

Lo Studio Mariani Borsani, area legale, è a Vostra disposizione per qualsiasi procedura relativa alla tutela del Marchio. In particolare ci occupiamo di registrazione, verifica, opposizioni, azioni giudiziali e stragiudiziali a tutela del marchio e delle imprese.

Articolo redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Servidio

La tutela del marchio

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